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主要国家(美日韩)海关知识产权保护研究

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第五节 美国海关知识产权保护案例 返回

一、美国海关与边境保护局判定科尔曼公司货物不构成商标侵权

1995年6月30日,美国海关与边境保护局判定美国科尔曼公司进口货物商标不构成令人混淆的类似,即不构成商标侵权,因此,该批货物被放行。

1995年6月初,美国科尔曼公司进口一批货物,美国海关与边境保护局洛杉矶港口工作人员对该批货物进行通关检查,并有合理理由怀疑该批货物涉嫌商标侵权,随即决定扣留该批货物,并将扣留货物信息发送给商标持有人宾克斯制造有限公司;1995年6月12日,美国科尔曼公司积极同美国海关与边境保护局沟通,并从以下七方面因素积极抗辩,请求美国海关与边境保护局确认美国科尔曼公司该批货物商标不构成令人混淆的类似,通关放行货物。

(一)商标的相似程度;

(二)产品的相似程度;

(三)实际的混淆效果;

(四)顾客群的成熟度;

(五) 被告采用商标的信誉度;

(六)注册商标的知名度;

(七)商品贸易渠道。

以上七方面因素是美国法院在司法实践中形成的,以判例[2]形式存在,并成为美国海关与边境保护局履行知识产权保护行政执法程序涉及到商标侵权案件时的重要参考因素,是判断是否构成商标侵权的具体标准及应用规则,一直被沿用至今,具有普适性。最终,美国海关与边境保护局通过以对上七方面因素的分析研究,确认该批货物商标不构成令人混淆的类似,决定通关放行。

二、美国海关与边境保护局工作人员查获假冒商标商品[3]

2012年1月,美国海关与边境保护局德克萨斯州拉雷多市港口,海关工作人员在两起侵犯商标权物品案件中共查获发现18,000 件物品侵犯了Secure Digital即 SD注册商标,包括含存储卡的数字便携式摄像机,汽车收音机等,货物总价值估计高达782,000美元。

在第一起案件中,美国海关与边境保护局德克萨斯州拉雷多市海关工作人员将目标定位于一艘装了15,000件货物的运输船只,运输船上是带有存储卡的数字便携式摄像机,海关工作人员决定对其进行执法检查,在对货物进行检查过程中,发现物品可能侵犯已在海关备案的SD商标,随即海关工作人员判断便携式摄像机上的SD商标没有得到权利人授权,因货物涉嫌侵犯商标而将其扣留,不久后海关工作人员判定货物为假冒商标货物并没收。

在第二起案件中,美国海关与边境保护局德克萨斯州拉雷多市海关工作人员将目标定位于一艘装了超过3,000件货物的运输船只(其中包含CD机MP3播放器等),并对其进行执法检查,因其没有得到已备案的SD商标持有人的许可便使用其商标,所以将其扣留,后美国海关与边境保护局工作人员查实所扣货物为假冒商标货物,将其全部没收。

三、美国海关与边境保护局判定大中国集团公司侵犯美国宜视宝公司版权[4]

2000年5月22日,美国海关与边境保护局判定大中国集团公司进口货物侵犯美国宜视宝公司版权。

2000年4月,大中国集团公司进口一批货物,美国海关与边境保护局工作人员进行通关检查,并有合理理由怀疑该批货物涉嫌版权商标侵权,随即决定扣留该批货物,同时将扣留该批货物信息发送给版权人美国宜视宝公司,后大中国集团公司提出异议申请,并提供了保证金,美国海关与边境保护局决定进行实质调查,要求双方当事人提供进一步的证明、答辩书与有关指控或否认侵权的材料,并将案卷上交给美国海关与边境保护局知识产权处负责人Joanne Roman Stump处理。

Joanne Roman Stump认为,判断是否构成“实质性相似”,应以一个普通理性人的视角来判断,也就是说,一个平均水平等级的观察者通过与正版物品对比能否意识到该批物品是盗版物品,此种标准是经过两个判例[5]确定下来的,是美国海关与边境保护局在处理侵犯版权案件中的重要参考依据,同时也是判断是否构成版权侵权的具体标准及应用规则。

Joanne Roman Stump依据上述标准经过研究分析后判定大中国集团公司构成侵权,该批盗版货物被全部没收。

四、美国劲量控股有限公司诉中国电池企业碱锰电池专利侵权案[6]

2003年4月28日,美国劲量公司向ITC提出申诉,诉由为包括大陆和香港的9家企业 (南孚、双鹿、虎头、长虹、金力、高力、豹王、三特、正龙) 侵犯了其对“709无汞碱锰电池专利”的拥有的专利权 (以下简称“709”专利) 。美国劲量公司申请ITC对该案启动“337调查”,并建议发布普遍排除令,ITC受理该案。

在案件审理过程中,中国企业提出两个抗辩意见:一,“709专利”专利核心“含锌阳极”定义表达不清。二,“709专利”说明书仅描述试验电池的制作,并没有提及“商业无汞碱锰电池”的内容。但在2004年6月2日的初步裁决中该抗辩并没有发生效果,ITC行政法官认为劲量公司专利有效,中国企业侵权成立。

中国企业遂向ITC提出复议,在复审中,中国企业作出的抗辩起到了关键作用。ITC认为“709专利”不符合美国专利法关于专利必须具有“确定性”的要求,裁定美国劲量公司专利无效,中国企业不构成侵权。

2004年10月7月,劲量公司启动了司法审查程序,向美国联邦巡回上诉法院提出上诉,要求驳回ITC对其专利无效的裁定。2006年1月25日,美国联邦巡回上诉法院否定了ITC对于709专利”不具有“确定性”的认定,该案发回ITC重审。2007年2月23日,ITC再次认定“709专利”缺乏“确定性”,劲量公司再次启动司法审查程序向美国联邦巡回上诉法院上诉。这次联邦巡回上诉法院改变前一次的观点,认定“709专利”缺乏“确定性”,最终维持了ITC的裁决,后原告继续向美国联邦最高法院提起上诉,最高法院拒绝受理该案。

五、美国得克萨斯州Anu IP公司诉华为等企业专利侵权案[7]

美国得克萨斯州的Anu IP公司于2012年4月18日向美国国际贸易委员会提出申诉,指控美国进口及在美国市场销售的涉案产品侵犯了其专利,要求启动“337调查”。 具体涉案产品是照相机、便携摄像机、数码录音机、MP3播放器、无线调制解调器和闪存驱动器等带有可伸缩USB连接器的电子设备。

除美国本土企业外,本次涉案企业还包括多家亚洲知名电子设备生产商,如日本奥林巴斯、松下、东芝和韩国三星,以及中国华为技术有限公司。

美国国际贸易委员会于5月18日决定对45家公司发起“337调查”,以确定这些公司在生产带有可伸缩USB连接器的电子设备时是否存在专利侵权行为。该案于2012年12月14日因和解而终止调查。

六、美国最高法院关于Lexmark International起诉Impression Products, Inc案的最终判决[1]

美国专利法赋予专利权人 20年的保护期,用来排除他人在美国或进口至美国,制造、使用、许诺销售、销售其发明。然而,只要专利人出售了他专利品中的一件,便不能再通过专利法对他的产品进行控制。如此情况下,就会带来对专利权用尽的理解。

Lexmark是美国生产打印机和打印机墨盒的知名厂商,出售两种类型的墨盒,分别是正常使用型墨盒和更加便宜的回收型墨盒。该公司在出售时便明确告知消费者这种回收型墨盒只能一次使用而且不得转售,对其出售后的再出售权利进行了限制。并且为了更好地保证该限制的有效性,该公司还在墨盒中安装了一个控制芯片。

被告Impression Products公司收购了原告在美国境内出售的回收型墨盒以及在美国境外销售的正常使用型墨盒和回收型墨盒。通过第三方进行了更换芯片并将其重新进口至美国销售。于是,Lexmark在美国联邦地院起诉Impression的销售行为构成专利侵权。

改案中主要的争议焦点在于:专利权用尽应不应受到合同限制条款约束以及专利权用尽是否只属于国内用尽而非国际用尽。2017年5月30日美国最高法院做出关于该案的最终判决。最高院认为专利权用尽不应当受到合同条款的限制,专利权用尽适用于销售给海外的情形,在海外销售就跟授权在美国销售一样都能穷尽专利法授予的权利。因此在本案中,专利权人Lexmark决定将其产品卖给海外零售商后,不得要求进口该海外销售的产品的国内企业承担侵权责任。

由此看来,对美国公司而言,在海外市场销售专利产品后即失去专利保护,限制再次销售的合同限制条款对第三方将不产生约束力。

七、美国Kraft公司对TC Heartland公司的专利侵权诉讼[2]

本案中争议的焦点是关于美国公司提起的专利侵权诉讼地点问题。美国饮料公司Kraft Foods Group Brands LLC(下称Kraft公司)在2014年在特拉华州地院对TC Heartland LLC(下称TC Heartland公司)提起了专利侵权诉讼。原告认为虽然被告没有特拉华州注册做生意,而且也没有任何长期的固定营业场所,但TC Heartland公司确实将侵权的产品运送到该州。而产品侵犯了Kraft公司的一项专利权。

注册在印第安纳州的TC Heartland公司要求将本案移送到印第安纳州南区地院审理,被特拉华州地院拒绝,原因是侵权行为发生在了该州,法院也因属人管辖有了管辖权,拒绝被告请求。之后TC Heartland表示不服,上诉到了联邦巡回上诉法院。

然而的注册地并不在特拉华州,在该州也没有任何长期的固定营业场所(place of business),因此被告,但是认为TC Heartland公司的产品还是有在该州销售,也即侵权活动发生在该州,法院对其具有属人管辖权(specific personal jurisdiction),因此拒绝了转案请求。

有关专利权管辖,美国§1400(b)将其表述为:专利权人只能在被告所在地或侵权行为发生地且被告在此地有长期固定的营业场所,起诉侵权人。

该境况直到 1988年发生了变化,美国国会对原有的§ 1391(c)条文:只要法院对被告有属人管辖权,该法院所在的州就视为被告的“住所地”进行了修改,在一般管辖条款原文前加入了"[f]or the purposes of venue under this chapter" (本章所称的“管辖”)字样。因此,联邦巡回上诉法院在后续的案例中认定修改后的§1391(c)可以用于补充§ 1400(b)。即便是专利侵权诉讼也因为法院对被告有属人管辖,就拥有了管辖权。

而在2017年5月22日作出的判决中,最高法院以8票同意0票反对通过了被称为“影响重大的”判决。最高法院的结论是对第1391条的修订没有改变法院在Fourco一案中对第1400条(b)款解释的含义。

专利侵权案的原告可以在被告公司注册地,或被告实施侵权行为且在该地有长期固定的营业场所地提起诉讼。此案表明了美国联邦最高法院收紧专利诉讼地原则。

八、普通法商标也可以适用宽松的美国海关地理名称规则[3]

在JBLU公司诉美国一案中,上诉人JBLU公司对国际贸易法院(ITC)就美国海关和边境保护局认定原告人违反 “关税法”第304条进口未正确标明其原籍国的牛仔裤的简易判决提出上诉。2016年3月2日,美国联邦巡回上诉法院认定,海关法规中“商标”一词不仅仅包括1)向美国专利商标局(USPTO)注册的或申请注册的标志,还包括2)未经注册的普通法商标,也就是任何公司实际使用的商标。此前,美国海关在对这个问题的解释上并不统一。

联邦巡回上诉法院认为,尽管未在USPTO注册或申请注册,牛仔裤进口商未经注册的商标“C’est Toi Jeans USA”、“CT Jeans USA” 以及“C’est Toi Jeans Los Angeles”有权适用更宽松的标签规则。

美国海关与边境保护局(CBP)对进口商标的标签规则,主要是为了防止消费者对物品的实际原产国产生误解。比如,主要产自中国的衣服却出现“美国”二字,“在法国装瓶”出现在一款非产自法国的香水上,甚至公司的地址也要注意。因此,按照要求,必须依法在相关地理名称旁边标明物品的实际原产国,并且至少要同样大小并前置“产自”或者“的产品”或者其他类似的来源标志。

例外规定是,如果地理名称是在美国注册的或申请注册的商标或者企业名称的一部分,标准会相对放松,但仍需在出现在地理名称附近或其他显著的位置依法标明物品的原产国。不过,只是文字可以略小。

因此本案明确,所有的海关港口对于包含地理名称的商标都必须适用宽松的标签规则,而这种商标不仅包括注册商标,而且包括通过使用获得的商标。

九、从Suprema Inc. v. ITC[4]以及Clear Correct Operating LLC v. ITC[5]案看337调查管辖范围的扩张趋势

2015年11月,在Suprema Inc. v. ITC案中,联邦巡回上诉法院作出联席判决,认可了美国国际贸易委员会(ITC)对337条款中“infringe”的解释,将引诱侵权行为纳入到337调查的管辖范围内。因为这符合337条款的设立目的,也是国会授权ITC在国际贸易中维护美国商业利益的体现。

在Clear Correct Operating LLC v. ITC案,联邦巡回上诉法院驳回了ITC联席审判的申请,并认为 “关税法”规定ITC对进口“物品”的不公平行为享有管辖权,但并不意味着ITC对电子数据传输的有管辖权。即是否认了数据资料为337调查的对象。

两起案件的关键均在于对关税法337条款调查范围的解释,显示出美国337调查管辖范围的扩张趋势。

引诱侵权行为纳入337调查范围,将使得我国企业被调查可能性大大增加。作为下游产品的主要提供者,我国企业即使未提供实质性侵权用途的产品,也可能因引诱侵权而面临337调查。作为应对,一旦我国企业因存在引诱侵权行为遭受337调查,我国政府应立即将此案提交WTO争端解决机制,联合其他有利害关系的成员国,限制美国对337条的扩张解释,维护国际贸易秩序。

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